Jakarta, BIZNEWS.ID - Merek dengan status Terdaftar (aktif) apabila tidak digunakan dalam kegiatan Perdagangan Barang dan/atau jasa, dapat dihapus, kondisi ini apabila Merek Terdaftar tidak digunakan (non-use)  karena sejak semula merek tersebut hanya terdaftar dan tidak digunakan sebagai  tanda bisnis dalam suatu kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

Merek tidak cukup hanya dengan status terdaftar  dan promosi atau publikasi saja melainkan satu paket dengan memperdagangkan produk barang/ jasa misalnya: Lisensi Merek, Keagenan, Distribusi barang dengan Merek tertentu ., Hal ini disampaikan setelah Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., memberikan keterangan Ahli Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek “CANON” pada kelas No. 115/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat, perkara antara Telengta Brothers & Sons, Inc  (Penggugat) dan Canon Kabushiki Kaisha  (Tergugat), sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum (KemenKum) RI sebagai Turut Tergugat  dalam sesi sidang dihadapan Majelis Hakim  dan Tim Kuasa Hukum Penggugat dari kantor Hadromi & Partners dalam sidang  pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Perkara ini diketahui terjadi karena Canon Kabushiki Kaisha  (Tergugat),  meng-klaim sebagai Pemilik Merek terkenal melakukan pendaftaran Merek “CANON” secara multiclass (beberapa kelas dengan berbagai produk barang/ jasa) yang belum tentu sesuai dengan industri atau bisnisnya, sehingga produk (barang/jasa) tersebut tidak ada di market places kegiatan perdagangan. sementara   Telengta Brothers & Sons, Inc (Penggugat) suatu perusahaan dari Filipina untuk pasar domestik dan luar negeri dengan memproduksi rokok-rokok dan keperluan rokok diantaranya  memiliki merek “CANNON + Logo gambar meriam”.  

Permasalahan di Indonesia terjadi  ketika  Penggugat  mengajukan permohonan pendaftaraan Merek  “CANNON + Logo gambar meriam” untuk kelas 25 (Rokok-rokok dan produk terkait rokok), namun ditolak pendaftarannya  oleh  Turut Tergugat  bahkan sampai tingkat banding pada Komisi Banding Merek (KBM), DJKI, KemenKum RI, dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya (similarities) dan pada kelas yang sama (Kelas 25) dengan merek “CANON“ milik Tergugat,  sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek, namun pada kenyataannya merek “CANON” milik Tergugat tidak pernah ada dalam kegiatan produksi ataupun penjualan, distribusi produk pada kelas 25 yaitu Rokok-rokok.

Menurut Dr Suyud Margono yang juga sebagai Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI), berdasarkan pasal 74 UU Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek , bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  Hal ini disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2024, pada pokoknya menyatakan untuk penghapusan merek terdaftar sebagaimana juga diatur dalam pasal 74 ayat 1 UU Merek (sebelumnya memerlukan waktu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, sekarang menjadi 5 tahun berturut-turut tidak digunakan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir),  maka bila terpenuhi dan dapat dibuktikan persyaratan jangka waktu dalam dasar gugatan  terhadap merek tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (non-use registered marks).

Maka, berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, sebenarnya  gugatan penghapusan merek ini tidak terjadi  bila Pemilik merek tidak melakukan blocking Merek dengan memanfaatkan sistem pendaftaran secara multiclass pada kelas-kelas dengan produk yang tidak memiliki keterkaitan relevansi indsutri maupun core business yang berdampak  Merek Terdaftar  belum tentu akan diproduksi atau setidaknya ada pada market places, hal ini juga berdampak akan merugikan Pemilik Merek, pungkasnya.